Un marchio è più di un logo o di un nome accattivante.
Dal punto di vista giuridico, è lo strumento primario attraverso cui l’imprenditore segnala al mercato la provenienza dei propri beni o servizi, costruisce reputazione nel tempo e genera un valore economico, che può essere ceduto, licenziato o dato in garanzia.
Scegliere il marchio sbagliato, o non proteggerlo adeguatamente, significa esporre l’impresa a rischi che possono rivelarsi molto costosi: dalla nullità del segno alla contraffazione, fino al parassitismo commerciale da parte dei concorrenti.
Questo vademecum vuole accompagnare l’imprenditore (e chiunque stia costruendo un brand) attraverso i passaggi fondamentali da compiere prima e dopo il deposito della domanda di registrazione.
Step 1: Ideazione e requisiti legali del marchio
Cosa si può registrare?
L’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) adotta una definizione deliberatamente ampia di marchio: possono essere registrati come marchio parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, combinazioni o tonalità cromatiche, nonché la forma del prodotto o della sua confezione, a condizione che siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.
La varietà è dunque notevole: dal classico marchio denominativo:
al marchio figurativo:
dal marchio di forma tridimensionale (la classica bottiglia di Coca-Cola):
al marchio sonoro (come la melodia di apertura di Intel).
(gli esempi sono tratti dal sito dell’EUIPO: https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks).
La domanda da porsi, in prima battuta, non è tanto “cosa voglio registrare” quanto “questo segno è idoneo a distinguere i miei prodotti?”.
La capacità distintiva (art. 13 CPI)
La capacità distintiva è il requisito più rilevante, e più frequentemente frainteso, in sede di ideazione del marchio.
Il principio di fondo è chiaro: non può essere registrato come marchio ciò che i concorrenti hanno il diritto di usare liberamente per descrivere i propri prodotti.
Sono pertanto esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da denominazioni generiche del prodotto o del servizio (es. “Computer” per computer) o da indicazioni descrittive delle loro caratteristiche (qualità, quantità, provenienza geografica, destinazione d’uso).
Da questo principio discende la distinzione fondamentale tra marchi forti e marchi deboli:
- Marchio forte: il segno non ha alcuna aderenza concettuale con il prodotto o servizio contraddistinto. Può trattarsi di una parola di pura fantasia (Kodak, Rolex), di un termine che nulla evoca rispetto al settore (Apple per computer, Amazon per e-commerce), o di un nome arbitrario. Il marchio forte gode di una tutela molto ampia: anche variazioni minime da parte di un concorrente possono configurare contraffazione.
- Marchio debole: il segno richiama o evoca caratteristiche del prodotto. È il caso dei cosiddetti marchi espressivi, come Freschezza per un deodorante o SuperClean per un detergente. Questi marchi, pur registrabili, godono di una protezione ridotta: è sufficiente che il concorrente apporti modifiche anche lievi al segno per sfuggire all’accusa di contraffazione.
Esiste tuttavia una via di recupero per i segni nati come deboli o inizialmente descrittivi: il secondary meaning (art. 13, comma 2, CPI). Attraverso l’uso prolungato e intenso sul mercato, accompagnato da campagne pubblicitarie significative, un segno che originariamente non poteva essere registrato può acquisire nel tempo capacità distintiva propria. È accaduto, ad esempio, al quotidiano “Il Giornale”.
Liceità e non ingannevolezza (art. 14 CPI)
Il marchio deve inoltre essere lecito e non ingannevole:
- Liceità: il segno non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Sono vietati, ad esempio, segni che contengono simboli statali o emblemi di organizzazioni internazionali senza la necessaria autorizzazione.
- Non ingannevolezza (marchio decettivo): il segno non deve trarre in inganno il pubblico sulla natura, sulla qualità o sulla provenienza geografica dei prodotti o servizi. Se un imprenditore milanese producesse scarpe in Romania e volesse registrare il marchio “Made in Florence”, il segno sarebbe nullo per ingannevolezza, indipendentemente dall’apprezzamento commerciale che il nome potrebbe riscuotere.
Step 2: Le verifiche di anteriorità e il requisito di novità (art. 12 CPI)
Il passaggio successivo (e spesso sottovalutato) è la ricerca di anteriorità. Un marchio, per quanto originale nella percezione del suo titolare, potrebbe collidere con diritti preesistenti di terzi, con conseguente nullità della registrazione o rischio di azioni legali.
Il principio di novità
Ai sensi dell’art. 12 CPI, il marchio è privo di novità – e dunque non registrabile – quando è identico o simile a un segno anteriore registrato o usato per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa generare un rischio di confusione nel pubblico.
Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione: è sufficiente che il pubblico possa ricollegare i due segni, anche senza confonderli direttamente.
Il principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI)
Cruciale, e spesso ignorata, è la portata del principio di unitarietà dei segni distintivi. La verifica non si limita ai marchi registrati: occorre accertarsi che il proprio segno non interferisca con qualsiasi altro segno distintivo anteriore, inclusi ditte, ragioni sociali, denominazioni sociali, insegne, marchi di fatto notori e nomi a dominio usati nell’attività economica.
Il rischio di conflitto, pertanto, può provenire anche da un concorrente che utilizza da anni il medesimo nome senza averlo mai registrato come marchio, soprattutto se ne ha acquisito notorietà locale o settoriale.
Scrivimi per scoprire la checklist pratica delle verifiche.
Step 3: Deposito e passi successivi
Chi può registrare un marchio (art. 19 CPI)
Può richiedere la registrazione di un marchio chiunque utilizzi o si proponga di utilizzare il marchio nella propria impresa. Non è necessario che l’uso sia già in corso al momento del deposito: è sufficiente l’intenzione seria di farne uso. Il marchio può essere utilizzato anche per il tramite di terzi consenzienti, ad esempio attraverso contratti di licenza.
Scelta della copertura territoriale
Una delle decisioni strategiche più importanti riguarda l’ambito geografico della tutela:
- Marchio nazionale (UIBM): copre esclusivamente il territorio italiano. È la scelta più economica, adatta a chi opera o intende operare solo sul mercato domestico.
- Marchio dell’Unione Europea (EUIPO): con un’unica domanda, protegge il segno in tutti gli Stati membri dell’UE. È la soluzione più efficiente per chi ha un’operatività europea.
- Marchio internazionale (WIPO – sistema di Madrid o depositi specifici extra UE): consente di estendere la protezione a un elenco di Paesi aderenti con un’unica domanda centralizzata, a partire da un marchio di base nazionale o UE.
La scelta deve essere calibrata sulla strategia di sviluppo dell’impresa, tenendo conto che registrare il marchio solo in Italia e poi espandersi in Europa senza tutela espone il brand a rischi significativi.
L’obbligo di uso effettivo (art. 24 CPI)
La registrazione non è un titolo da conservare nel cassetto. Il marchio registrato deve essere utilizzato in modo effettivo entro cinque anni dal deposito; in caso contrario, chiunque vi abbia interesse può chiederne la decadenza per non uso. L’uso deve essere genuino e riferito ai prodotti o servizi per cui il marchio è stato registrato: un uso meramente simbolico o di facciata non è sufficiente.
Sorveglianza e difesa del marchio
La registrazione è solo il punto di partenza. Un brand solido richiede un’attività continua di sorveglianza del mercato: monitorare le nuove domande di registrazione di marchi simili (tramite un servizio di sorveglianza marchi), verificare la presenza di prodotti look-alike o imitativi e agire tempestivamente in caso di contraffazione o concorrenza sleale.
Un titolare che non difende il proprio marchio rischia non solo di subire danni economici, ma anche la decadenza del segno per volgarizzazione.
Gli errori frequenti da evitare
❌ Scegliere un nome puramente descrittivo
L’errore più diffuso, spesso mosso da logiche di marketing (“così il cliente capisce subito cosa vendiamo”), è scegliere per il proprio brand una denominazione che descrive direttamente il prodotto o il servizio.
FreshBread per un panificio, SpeedCourier per un corriere espresso: questi segni sono difficilmente registrabili e, anche se registrati, sono facilmente aggirabili dai concorrenti. Un marchio debole non è un marchio protetto.
❌ Tentare di registrare la forma funzionale del prodotto (art. 9 CPI)
Non possono costituire oggetto di registrazione le forme imposte dalla natura del bene, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico o quelle che danno un valore sostanziale al prodotto: nessun produttore di sedie può registrare come marchio la forma generica di una sedia con quattro gambe: quella forma è funzionale e appartiene al dominio pubblico.
❌ Usare nomi di persona o segni notori senza consenso (art. 8 CPI)
I nomi di persona (inclusi gli pseudonimi e i nomi d’arte) e i segni notori (riferibili a manifestazioni, enti, associazioni) godono di una riserva d’uso. Non possono essere registrati come marchio da soggetti terzi senza il consenso dell’interessato.
Un brand che voglia sfruttare commercialmente la notorietà di un personaggio pubblico, di uno sportivo o di un’istituzione deve ottenerne l’autorizzazione.
❌ Usare nomi geografici in modo ingannevole
Il nome di una località geografica può diventare marchio, ma solo a determinate condizioni. Se il nome evoca una qualità o una provenienza che il prodotto non possiede realmente, il marchio è decettivo e nullo.
❌ Sottovalutare la tutela dei marchi rinomati (anche in settori diversi)
I marchi che godono di rinomanza – Ferrari, Louis Vuitton, Rolex – sono tutelati in modo rafforzato, anche contro l’uso del segno per prodotti o servizi non affini. La tutela scatta quando l’uso del segno successivo trae indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio celebre (agganciamento o free riding) oppure ne danneggia il carattere distintivo (annacquamento) o la reputazione (infangamento). Aprire un ristorante chiamato “Ferrari Grill” nella speranza di beneficiare dell’associazione con il brand automobilistico è un illecito, anche in assenza di qualunque affinità merceologica.
❌ Registrare in malafede
La registrazione effettuata in malafede è sanzionata con la nullità assoluta. I casi più tipici riguardano l’agente o il licenziatario che registra a proprio nome il marchio del preponente straniero, o il soggetto che deposita un marchio sapendo che appartiene a un concorrente con cui ha avuto rapporti commerciali. Il legislatore non tollera strumentalizzazioni del sistema di registrazione a fini parassitari.
❌ Lasciare che il marchio si “volgarizzi”
Il marchio può decadere non solo per non uso, ma anche per volgarizzazione: quando il segno, a causa dell’inerzia del titolare, diventa nel linguaggio comune la denominazione generica del prodotto. È il destino storico di Biro (dal nome del suo inventore László Bíró), Cellophane e Aspirina in alcuni mercati: marchi un tempo validi, diventati termini di uso comune e perciò usciti dalla protezione esclusiva. Il titolare di un marchio di successo ha l’onere di vigilare contro l’uso generico del proprio segno e di intervenire attivamente per preservarne la funzione distintiva.
Conclusione
La scelta del marchio non è una decisione da prendere a posteriori, una volta avviata l’attività, ma una scelta strategica che deve precedere il lancio del prodotto o del servizio sul mercato e che richiede un’analisi strutturata: dalla valutazione della capacità distintiva del segno, alle verifiche di anteriorità, fino alla pianificazione della copertura territoriale e della strategia di sorveglianza.
Un marchio ben scelto e adeguatamente tutelato è un asset che si apprezza nel tempo. Un marchio mal scelto o non protetto è una vulnerabilità che prima o poi diventa un costo.